不久前，加拿大聯邦法院對個人Yves Choueifaty訴加拿大司法部長案（簡稱“Choueifaty案”）的判決中，否定了專利局長解釋專利權利要求時使用的“問題解決”的方法。法院再次強調，在解釋專利權利要求時必須考慮各個方面進行有目的的解釋，包括對專利主題資格的評估。
2020年11月3日，加拿大知識產權局（CIPO）根據Choueifaty案裁決發布了標題為《專利法規定的可專利性主題》（Patentable Subject-Matter under the Patent Act）的新指南，以解釋CIPO打算如何應用Choueifaty案的結果。
在確定涉及計算機實施的發明、醫學診斷方法和醫學用途的主題的可專利性時，CIPO的新指南將取代《專利局實踐手冊》（MOPOP）中的現行指南。特別是，MOPOP第12、17、18、22和23章中涉及權利要求的分配、技術問題的技術解決方案以及確定基本要素的問題和解決方法的部分將不再適用。
確定可專利性主題的方法
CIPO的指導文件提供了一種經過實質性修訂的方法，用于確定一項權利要求是否為可專利性主題：
1、有目的地解釋權利要求，以確定權利要求的基本要素和非必要因素。除非通過其他方式確定或與權利要求中使用的語言相反，否則權利要求中所列的所有要素均被假定為必要因素。
2、確定權利要求中的“實際發明”。
3、權利要求必須限于或小于“實際發明”，這些“實際發明”必須客觀存在或表現出明顯的實際效果或變化，并且與說明書或生產性技術（即涉及應用科學和工業科學的那些技術）相關。
步驟2中的權利要求的“實際發明”不一定要與步驟1中明確解釋的權利要求相同。只有權利要求中提供問題解決方案的元素才是“實際發明”的一部分。
計算機實施發明
根據CIPO的指導文件，如果計算機是基本要素，那么權利要求不一定是可專利性的主題。要成為可專利性的主題，計算機必須與要求保護的發明的其他元素配合使用，并且“必須客觀存在或表現出明顯的實際效果或變化，并且與說明書或生產性技術相關”。
在使用了運行算法的計算機的權利要求中，如果該算法改進了計算機的功能，則該計算機將被視為解決與說明書或生產性技術有關的問題的“實際發明”的一部分。以眾所周知的方式處理算法并且不能解決計算機功能問題的計算機將無法被視為可授予專利的主題。此外，商業方法不會僅僅因為通過計算機來實施而成為可專利性的主題。
醫學診斷方法
在將抽象概念作為要素的醫學診斷方法的權利要求中，如果該抽象概念與權利要求的其他要素共同構成客觀存在或表現出明顯的實際效果或變化的單一實際發明，則該專利的主題可能構成可專利性的主題。根據CIPO的指導文件，可專利性的主題的例子之一是關于診斷方法的權利要求，該權利要求中的要素相互配合，并包括用于測試分析物的存在或數量的物理手段。
醫療用途
如果實際發明具有物理存在或表現出明顯的效果或變化，則具有醫療用途的權利要求將是可專利的主題，但前提是實際發明不包括限制、阻止或干擾醫務專業人員運用醫學專業人士的專業技能和判斷力的醫學治療步驟或外科手術步驟。
CIPO的指導文件為每種類型的權利要求分析的可專利性主題提供了示例。
要點
CIPO的新指南的實際影響仍有待觀察。一般來說，CIPO對基本要素的準確識別可能會增加專利被批準的可能性。但是，明確問題解決的方法和引入“實際發明”的概念可能會減少Choueifaty案對計算機實施發明的影響。隨著CIPO開始在上述3個重要的專利主題類別中應用該指南，Choueifaty案裁決和CIPO的后續指南將提供該裁決所代表的更高的可預測性、清晰度和公平性。
中國貿促微信